朱少華律師:專利侵權判斷之等同原則的適用



案號:(2017)最高法民申3348

2017)粵民終319

關鍵詞:專利侵權、等同原則

案情簡介

南方電器(化名)訴浙江電器(化名)侵犯其實用新型專利權,南方電器主張浙江電器的產品落入涉案專利權利要求1的保護范圍,涉案專利的權利要求1包含的如下技術特征,“包括驅動盒和連桿,所述驅動盒的一側設置有伸出口,所述連桿可滑動地設置在所述驅動盒內,所述連桿的頭部從所述伸出口伸出……,在所述滾動件上設置有與所述連桿邊緣相匹配的限位槽!

雙方當事人均認可被控侵權產品與涉案專利的權利要求1記載的除技術特征(下文用技術特征X來指代)“滾動件上設置有與所述連桿邊緣相匹配的限位槽”不同之外,其余技術特征完全相同。南方電器認為被控侵權產品與權利要求1記載的技術特征X構成等同,應當認定等同侵權;浙江電器認為被控侵權產品與權利要求1記載的技術特征X不同,不構成侵權。

一審、二審以及再審法院,認為權利要求1中記載的技術方案是滾動件上設有限位槽,連桿邊緣與限位槽相匹配;被控侵權產品是在在滾動件上設置圓周凸臺,連桿上設置與圓周凸臺相匹配的槽型結構。兩者均是形成了凹凸結構,只不過凹凸的對應方向恰好相反,其作用都是通過凹凸結構對連桿的運動軌跡進行限定。其具有基本相同的功能和效果,并且是本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征,因此屬于等同特征。

裁判結果

一審、二審以及再審法院認為被控侵權產品落入涉案專利的保護范圍,構成專利侵權。

法律評析

1、何為等同原則

《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十七條第二款規定,等同特征,是指與所記載的技術特征以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征。

依據上述司法解釋,等同原則是一種判定專利侵權的方法,當權利要求中記載的每個技術特征與被控侵權產品的對應特征構成等同或者相同,則適用等同原則判定被控侵權產品落入專利權利要求中保護范圍。

2、為何會有等同原則

目前,世界各國基本上形成了一種共識,即侵犯專利權的行為包括相同侵權和等同侵權這兩種類型。

相同侵權又稱為文字含義上的侵權,是指在被控侵權的產品或者方法中能夠找出與權利要求中記載的每一個技術特征相同的對應的技術特征。從這個意義上來說,只有被控侵權產品的技術特征與專利權利要求中記載的技術特征一一對應,才能認定為專利侵權,但是申請人在專利申請時,并不能全部預見到后面侵權人可能采取的變形;而且事實上,想實施他人專利,但又不想支付使用費的人會處心積慮的想對專利技術方案作出形變,而此時依據嚴格的相同侵權,就會將利權置于危險的境地,甚至會架空整個專利制度;為了彌補相同侵權的不足,出現了等同侵權原則。

3、等同原則適用要件

1)基本相同的手段

被控侵權產品與涉案專利采用的技術方案基本相同,例如本案中的凹凸結構,一個方案是在滾動件上有凹槽,連桿上有凸起;一個方案是在滾動件是設有凸起,連桿上設有凹槽。但是其基本手段都是形成凹凸結構,其技術手段基本相同。

2)實現基本相同的功能,達到基本相同的效果

采用上述基本相同的手段能夠實現基本相同的功能,本案所述限位槽的功能是使滾動件在與連桿連接時保持連桿穩定運動,而限位槽和連桿的銜接關系無非是通過兩者連接部位相應凸出和內凹來實現,可見兩個技術方案均能夠實現限位保持連桿穩定的作用。

3)本領域技術人員無需創造性勞動就能夠聯想到的特征。

上述基本相同的手段必須是本領域技術人員無需創造性勞動就能夠聯想到的特征,如果被控侵權方提出其技術手段是由技術人員付出創造性勞動做出的,與涉案專利相比并不是簡單的技術方案的替換,則不構成等同特征,不適用等同原則。

4、等同原則適用的尺度

相同侵權的判斷相對客觀,而等同原則的適用則主觀性強,其在適用上有相當大的伸縮性,兩個技術方案是否構成等同,可能不同的人有不同的判斷標準。裁判者在適用等同原則時,有相當大的裁量空間,裁判者在等同原則的適用上投鼠忌器,據筆者經驗,在我國裁判法官適用等同侵權的判例占比并不高。

筆者認為,因為等同原則是專利權保護的潤滑劑和粘合劑,裁判者應該經常性適用等同原則,如果只適用相同侵權,則專利權的保護范圍不能得到適度的擴張,會使得專利保護變成一紙空文。在使用尺度方面,開拓性發明在適用等同原則時,尺度可以放寬,非開拓性發明在適用等同原則時,尺度可以收緊。

律師點睛

1、企業應該堅持做專利監控

大部分企業都會做專利年費監控,筆者建議企業的專利監控范圍和內容應該擴展,可擴大至競爭對手的專利的申請趨勢、產品的專利技術改進分析等;通過監控競爭對手的專利,企業可以迅速的做出反應,跟進競爭對手或者規避競爭對手的技術方案。浙江電器與南方電器的產品高度競合,具體到本案中,被控侵權產品只有一個技術特征與涉案專利近似,其余技術特征均與涉案專利的技術特征相同,可見,浙江電器根本沒有對競爭對手的專利進行監控,更沒有規避南競爭對手的方案,自然會產生被法院判定侵權的后果。

2、企業應該尊重知識產權

企業如果在專利監控預警中發現有相關專利,但是確實無法規避競爭對手的技術方案時,應該積極尋求專利權人許可,支付相應的許可費,體現企業對知識產權的尊重。如果企業認為其針對涉案專利專門做了技術方案的改進,并且自認為其改進的技術方案有附加的有益效果,此種情況下,仍然存在巨大的侵權風險。

具體到本案中,浙江電器認為其采用技術特征X,還能夠實現提高部件壽命、降低工藝精度以及提升制造效率的功能和效果。但是法院認為在判斷是否構成等同特征時,如果被訴侵權產品的技術特征同樣可以實現專利技術特征的技術效果,即便被訴侵權產品的技術特征還具有其他技術效果,原則上亦不影響等同特征的認定。

3、企業應注重專利保護

南方電器公司的涉案專利是對一個限位機構的保護,該限位機構在所應用的產品上是一個非常小的結構,如果把產品比做一個電腦,這個限位機構就相當于一個電腦上的USB接口;但是南方電器公司仍然選擇通過專利的方式將其保護起來,一旦專利授權之后,其就能夠達到四兩撥千斤的效果。專利權人以小博大,用發明點僅僅是一個限位機構的專利,卻保護了整個產品,實現了在市場中精準打擊競爭對手的目的。

 


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